Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

За договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах (ст. 1113 ЦК України).

Невичерпний перелік правочинів пояснюється неможливістю врегулювати все різнобарв'я договірних відносин у сфері інтелектуальної власності.

У свою чергу, до предметів договорів купівлі-продажу, дарування та найму (оренди) ЦК України відносить майнові права. Відповідно до ч. 2 ст. 656 ЦК України «предметом договору купівлі-продажу можуть бути майнові права. До договору купівлі-продажу майнових прав застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не випливає із змісту або характеру цих прав». Частина 2 ст. 718 ЦК України передбачає, що дарунком можуть бути майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому. Відповідно до ч. 2 ст. 760 ЦК України предметом договору найму можуть бути майнові права.

У зв'язку з наведеними новелами в законодавстві України існує потреба з'ясувати, чи всі майнові права можуть бути предметом договорів купівлі-продажу, дарування та найму (оренди).

Таку спробу, зокрема, здійснили Р. О. Стефанчук та М. О. Стефанчук стосовно предмета договору купівлі-продажу. Вони вважають, що майнові права можуть бути поділені на речові, виключні (права інтелектуальної власності), корпоративні, зобов'язальні. Враховуючи, що речові права тісно пов'язані з конкретною річчю, а корпоративні -- з відповідним цінним папером чи певною річчю, можна стверджувати, що такі права взагалі не можуть розглядатися як предмет купівлі-продажу, оскільки вони переходять у зв'язку з переходом вказаних об'єктів. Тому справедливо вести мову лише щодо можливості розглядати в якості предмета договору купівлі-продажу тільки зобов'язальні та виключні права Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. -- У 2 т. / За відповід. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.) Н. С. Кузнецової, В. В. Луця. -- К.: Юрінком Інтер, 2005. -- Т. II. -- С. 191..

Така позиція підтримується й іншими авторами. Деякі науковці, з огляду на те, що сфера застосування договорів купівлі-продажу майнових прав є досить вузькою, вважають, що на практиці вона пов'язана з біржовими правочинами та відступленням виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая (постатейный) / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. -- М: ТК Велби, «Проспект», 2003. -- С. 5--6..

Аналогічна ситуація існує стосовно договору дарування майнових прав. Так, на думку А. Р. Домбругової, предметом договору дарування можуть бути права інтелектуальної власності Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. -- У 2 т. / За відповід. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол), Н. С. Кузнецової, В. В. Луця-- К.: Юрінком Інтер, 2005. -- Т. II. -- С 299..

Оскільки зобов'язальні права не є предметом цієї роботи, то залишимо їх для подальших досліджень, а от щодо виключних прав (права інтелектуальної власності), які пропонують розглядати як предмет купівлі-продажу чи дарування, то, на наш погляд, є очевидним виключення їх з предмета договору купівлі-продажу. Передача виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності регулюється спеціальним законодавством України: законами «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» тощо Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В. М. Коссака. -- К.: Істина, 2004. - С. 102. . Однак доречно зробити уточнення, що, крім зазначених норм, главами 75 та 76 ЦК України спеціально передбачені договірні конструкції у сфері інтелектуальної власності.

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності (ч. 2 ст. 418 ЦК України). Лише майнові права можуть бути передані іншим особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 424 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Якщо особа хоче передати іншій особі майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, то для цього не треба укладати договір купівлі-продажу чи дарування, оскільки існує спеціальна договірна конструкція, передбачена ЦК України. Однак на практиці трапляються випадки укладення договору купівлі-продажу торговельної марки чи договору дарування винаходу тощо. Зазначене є неприпустимим. Оскільки законодавство передбачає самостійні конструкції договорів у сфері інтелектуальної власності -- зі встановленням спеціальних вимог до кожного з них, то в даних випадках повинен був укладений договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід чи торговельну марку відповідно.

Згідно з ч. 1 ст. 1113 ЦК України за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, яка має виключні майнові прана) передає другій стороні частково або у повному обсязі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

Доречно підкреслити, що у сфері інтелектуальної власності договори не поділяються на самостійні види залежно від того, чи відповідає обов'язку однієї сторони вчинити певну дію зустрічний обов'язок іншої сторони щодо надання матеріального або іншого блага. Тобто, якщо, наприклад, договір купівлі-продажу є оплатним, а дарування -- безоплатним, то договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності може бути як оплатним, так і безоплатним.

До того, ж стосовно цього договору законодавством встановлені спеціальні вимоги, дотримання яких є необхідним.

По-перше, всі договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності мають бути укладені у письмовій формі. На відміну від загального правила стосовно недотримання письмової форми, для розглядуваних договорів встановлені спеціальні правові наслідки: у разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним (ч. 2 ст. 1107 ЦК України).

По-друге, відповідно до ч. 2 ст. 1114 ЦК України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які стають чинними після їх державної реєстрації, підлягає ще одній реєстрації. Тому договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин чи породу тварин має бути зареєстрований в Державному департаменті інтелектуальної власності. Відповідно до ч. 1 ст. 210 ЦК України правочин, який підлягає державній реєстрації, вважається вчиненим з моменту його державної реєстрації. Відповідно, сам по собі факт укладення договору купівлі-продажу чи дарування майнових прав на винахід чи торговельну марку не породжує ніяких правових наслідків.

Отже, для відчуження майнових прав інтелектуальної власності з метою зміни правоволодільця необхідно укладати не договір купівлі-продажу чи дарування, а договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, передбачений ст. 1113 ЦК України.

Не менше складностей виникає стосовно договору найму (оренди) майнових прав. Якщо провести аналогію стосовно об'єктів права інтелектуальної власності, то у першому випадку, коли відбувається зміна право власника, мова йде про укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, а у другому, коли надається право використання, -- ліцензійного договору. Тому видається недоречною точка зору, що винахід може бути предметом договору купівлі-продажу Цивільне право України: Підручник: К.н. 2 / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. -- К.: Юрінком Ін-тер, 2002. - С. 253..

Розмежування цих двох видів відносин на рівні абсолютних прав має дістати подальший розвиток у договірному праві. Іншими словами, якщо право власності і право інтелектуальної власності є самостійними цивільно-правовими інститутами, то для опосередкування відносин щодо розпоряджання речами та майновими правами на об'єкти інтелектуальної власності мають бути передбачені окремі договірні форми.

Конструкції договорів купівлі-продажу, найму (оренди), призначені для розпоряджання речами, були розроблені ще в римському праві, якому не був відомий інститут права інтелектуальної власності (появу його пов'язують із законодавством Франції та США кінця XVIII ст.) Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. - М., 2003. - С. 347.. Тому вироблені ще римським правом договори купівлі-продажу та найму важко пристосувати для розпоряджання майновими правами на об'єкти права інтелектуальної власності. У цьому аспекті варто погодитися з В. Крижною, що недоцільно використовувати до нематеріальних творчих досягнень як інститут права власності, так і договори, що традиційно стосуються майна Крижна В. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності // Право України. -2004. - № 9. - С. 68. .

Водночас зауважимо, що у ЦК України дещо розширено коло об'єктів купівлі-продажу, дарування та найму (оренди) шляхом віднесення до них майнових прав. Так, ст. 656 ЦК України передбачено, що предметом договору купівлі-продажу можуть виступати майнові права. Аналогічні положення містяться у ст. 718 та ст. 760 ЦК України щодо договорів дарування та найму (оренди). Постає питання: чи можуть бути предметом договору купівлі-продажу, дарування чи найму (оренди) майнові права інтелектуальної власності? З даного приводу в літературі висловлені різні думки.

В. Луць і В. Коссак, коментуючи положення ЦК України про майнові права як предмет договорів купівлі-продажу та найму (оренди), як приклади наводять майнові авторські права та майнові права промислової власності Цивільний кодекс України: Наук.-практ. коментар / За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. - К, 2004. - С. 463, 504. .

Іншої думки дотримується В. Крижна: предметом договорів купівлі-продажу, дарування та найму можуть бути майнові права, за винятком майнових прав інтелектуальної власності Крижна В. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності // Право України. -2004. - № 9. - С. 69..

Російський автор А. Яковлєв у роботі, присвяченій майновим правам як об'єктам цивільних прав, констатує, що спірним є питання стосовно можливості застосування правил про купівлю-продаж до обороту виключних прав, оскільки нині спеціальне законодавство встановлює особливий порядок оформлення правочинів щодо їх відчуження (авторський договір та ін.). З точки зору уніфікації права, теоретично до відчуження цих прав можливо застосовувати норми про купівлю-продаж, проте це питання потребує прямого законодавчого вирішення Яковлев А.С. Имущественные права как объекты гражданских правоотношений. Теория и практика. - М., 2005. - С. 125. .

ЦК України, проголошуючи майнові права предметом договорів купівлі-продажу, дарування, найму (оренди), не містить застережень щодо можливості тих чи інших видів майнових прав бути предметом цих договорів. Тобто предметом договорів купівлі-продажу, дарування, найму (оренди) можуть бути будь-які майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності.

З іншого боку, ЦК України закріплює спеціальні договірні конструкції, що стосуються розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Відтак, оскільки у главі 75 закріплені спеціальні положення, що стосуються договорів з розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, то рух указаного виду майнових прав в рамках цивільного обороту має бути підпорядкований, у першу чергу, цим спеціальним правилам.

Із структури розділу III книги 5 ЦК України випливає самостійність договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності по відношенню до договору купівлі-продажу, а також і самостійний характер ліцензійного договору щодо договору найму (оренди). Проте, на наш погляд, це не виключає можливості застосування в певних випадках окремих положень про купівлю-продаж чи оренду до відносин за договорами щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Зрозуміло, що до відносин щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності не будуть застосовуватися ті положення про купівлю-продаж, дарування, найм (оренду), які суперечать змісту або характеру майнових прав інтелектуальної власності (наприклад, положення про обов'язок продавця зберігати проданий товар (ст. 667), тару і упаковку за договором купівлі-продажу (ст. 685), ремонт речі, переданої в найм (ст. 776) тощо). Водночас, окремі положення, наприклад, про ціну товару (ст. 691). попередню оплату товару (ст. 693) та ряд інших могли б застосовуватись і до договорів у сфері інтелектуальної власності, оскільки в главі 75 подібних положень немає.

На наш погляд, така ситуація обумовлена не лише тим, що відповідно до ч. 2 ст. 760 ЦК України предметом договору найму (оренди) можуть бути майнові права, а й відсутністю термінологічної єдності в законодавстві України. Наприклад, щоб набути право на використання об'єкта інтелектуальної власності, необхідно укласти ліцензійний договір. Відповідно до ч. 1 ст. 1109 ЦК України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства. Отже, укладаючи ліцензійний договір, правоволоділець реалізує одне з належних йому відповідно до законодавства повноважень, що входить до змісту майнових прав інтелектуальної власності, надаючи іншій особі одне з майнових прав, зокрема на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

У той же час, відповідно до ч. 1 ст. 441 ЦК України використанням твору є його продаж, передання в найм (оренду) тощо. Насправді ж у даному випадку йдеться не про майнові права інтелектуальної власності, а лише про матеріальні носії, в яких втілений твір.

Відносини з надання дозволу на використання твору мають бути оформлені шляхом укладення ліцензійного договору. Якщо ж все-таки укладено договір оренди (найму) твору, то його сторони повинні дійти згоди з усіх істотних умов, які передбачені законодавством стосовно ліцензійного договору. Тобто неправильний вибір договірної конструкції не може слугувати підставою для обходу вимог законодавства Крижна В.М. Майнові права інтелектуальної власності як предмет цивільно-правових договорів. // Вісник господарського судочинства. - № 5. - 2008. - С. 119. .

Відповідного ч. 8 ст. 1109 ЦК України, якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору. Додаткова вимога передбачена і щодо правочинів стосовно торговельної марки. Згідно з п. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. ліцензійний договір повинен містити умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Отже, за принципом свободи договору, якщо сторони виберуть неправильну назву договору, при вирішенні питання, який договір насправді був укладений, необхідно виходити зі змісту договору. Тобто, якщо сторони уклали, наприклад, договір оренди (найм) торговельної марки, до даних відносин треба застосовувати положення про ліцензійний договір. У разі виникнення труднощів при вирішенні цього питання можна вдатися до тлумачення договору відповідно до ст. 213 ЦК України.

Таким чином, на базі проведеного дослідження можна дійти висновку, що договірні конструкції купівлі-продажу, дарування, найму (оренди) не можуть застосовуватися до майнових прав інтелектуальної власності.

Розділ 2. Правове регулювання договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Одним з повноважень особи, яка має майнові права інтелектуальної власності, є виключне право дозволяти використання результату творчої діяльності іншими особами. Це право може бути реалізовано шляхом видачі ліцензії чи укладення ліцензійного договору.

Загалом термін «ліцензія» (від лат. licencia -дозвіл, право) доволі широко застосовується в сучасній законодавчій термінології. У контексті ж законодавства про інтелектуальну власність ліцензію традиційно розглядають як дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції Закону від 01.06.2000 р.) ліцензія - дозвіл власника патенту (ліцензіара), що видається іншій особі (ліцензіату), на використання винаходу (корисної моделі) на певних умовах.

Ліцензія - це дозвіл. Дане поняття відоме не лише цивільному, а й іншим галузям права. Наприклад, в адміністративному праві під ним розуміють спеціальний дозвіл, який видається уповноваженими державними органами. Що стосується відносин інтелектуальної власності, то тут ліцензію може видавати особа, яка має майнові авторські права, чи власник охоронного документа на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 2. - С. 417. .

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності - це письмове повноваження, видане особою, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіара), іншій особі (ліцензіату), яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері Там само. С. 417. .

Така ліцензія може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.

Залежно від різноманітних підстав (предмет, обсяг прав, умови і підстави їх надання тощо) можна провести класифікацію ліцензій на види Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. - К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004. - ч. 1. - С. 891. .

За предметом ліцензії розрізняють: ліцензії на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорти рослин або об'єкт авторського права.

За обсягом прав, що надаються, розрізняють: обмежені й повні ліцензії. ЦК України закріплює три види обмежених ліцензій: виключна, одинична, невиключна (ч. З ст. 1108 ЦК України). Ця відмінність проводиться у залежності від того, в якій мірі виключена конкуренція ліцензіара та інших осіб зі сфери діяльності ліцензіата. Вибір типу ліцензії залежить передусім від обсягу ринку і характеру об'єкта.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері. Отже, повноваження власника охоронного документа чи особи, яка має майнові права на об'єкт авторського права, ні за змістом, ні за обсягом не зменшуються. У цивілістичній літературі невиключну ліцензію ще називають простою.

На практиці невиключні ліцензії поширені, як правило, у тих галузях, де творчі досягнення належать до сфери масового виробництва і широкого споживання. Пояснюється це тим, що тут існує постійна потреба у створюваній продукції, тому наявність декількох ліцензіатів не буде перешкоджати її нормальній реалізації. Крім того, декілька ліцензіатів швидше освоять ринок. Однак слід мати на увазі, що значна перевага невиключних ліцензій свідчить про слабко розвинену економіку, про недостатню конкуренцію на внутрішньому ринку Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 2. - С. 418..

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері. Можливо саме тому, що поряд з патентовласником в обумовлених межах може застосовувати об'єкт інтелектуальної власності лише один ліцензіат, у юридичній літературі такий вид ліцензії називають одноособовим.

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

У цьому випадку ліцензіар надає ліцензіату право виняткового використання предмета ліцензії у обумовлених межах, відмовляючись у той же час від використання і надання іншим особам ліцензій на аналогічних умовах. Однак за цими межами ліцензіар може як самостійно використовувати даний результат, так і видавати іншим особам ліцензії, що не суперечать умовам уже виданої ліцензії.

Специфіка об'єктів інтелектуальної власності дає можливість ліцензіару вводити різноманітні обмеження при видачі ліцензії. Вони можуть стосуватися території, кількості, способів використання, сфери та терміну застосування предмета ліцензії тощо. Так, територія дії наданого дозволу може збігатися з територіальною сферою чинності охоронного документа або бути більш обмеженою. Ліцензія може бути надана не на всі можливі способи використання об'єкта інтелектуальної власності, а лише на деякі (застосування, виготовлення, продаж тощо). Обсяг прав, що надаються, можна обмежити певною сферою або галуззю промисловості чи окреслити за допомогою кількісних показників, наприклад, виробничої потужності, річного випуску продукції тощо. Тобто можливо одночасно надати декілька виключних ліцензій на один і той же результат творчої діяльності в різних межах Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. Видання третє перероблене та доповнене - Х.: ТОВ „Одіссей”, 2007. - С. 624. .

Ліцензія може бути видана у межах строку чинності виключного майнового права на об'єкт інтелектуальної власності. Строк ліцензії залежить від багатьох чинників і мети, що переслідується. Так, ліцензії будуть більш тривалими у випадку високої складності і трудомісткості налагодження виробництва, або коли освоєння переданих за ліцензією об'єктів вимагає значних капіталовкладень, будівництва нових споруд тощо.

Виключна ліцензія, як правило, видається з метою усунення небажаної конкуренції, або якщо в силу характеру запатентованого об'єкта обсяг збуту товарів, вироблених на його базі, буде невеликий (наприклад, деяких видів медикаментів).

На практиці часто зустрічаються випадки, коли ліцензіат одержує на одній території виключну ліцензію, а на інший - невиключну. Або ліцензіар може надати виключну ліцензію на виробництво і невиключну на збут тощо Ієвіня О.В. Система договірних відносин у сфері створення та використання фонограм //Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. - Одеса: Юридична література, 2004. - Вип. 23 . - С.223..

Зміст повної ліцензії полягає у тому, що ліцензіар надає ліцензіату повністю усі права на використання об'єкта інтелектуальної власності протягом всього терміну її дії. У даному випадку ліцензія видається без будь-яких обмежень, тобто ліцензіат фактично займає місце ліцензіара протягом строку дії ліцензії.

Видача повної ліцензії доцільна у випадку відсутності у ліцензіара достатніх умов для використання об'єкта інтелектуальної власності у той час, як коло потенційних ліцензіатів вкрай обмежене. На практиці такий вид дозволу зустрічається рідко.

У залежності від умов надання розрізняють: субліцензії, перехресні, зворотні і відкриті ліцензії Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 2. - С. 419..

Субліцензія (залежна ліцензія) - це письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності, надане іншій особі ліцензіатом за письмовою згодою ліцензіара.

Межі прав, що надаються за субліцензією, обмежуються умовами основної ліцензії. Ліцензіат повинен покласти на субліцензіата такі ж обов'язки, які взяв на себе (наприклад, стосовно якості продукції). Оскільки субліцензія може бути надана в межах основної ліцензії, то вона повністю залежить від неї і припиняється у випадку припинення її дії.

Перехресна ліцензія («крос-ліцензія») передбачає взаємний обмін правами на використання об'єктів інтелектуальної власності, які досить часто доповнюють один одного. Наприклад, у випадку залежних результатів творчої діяльності, коли права, надані більш пізнім охоронним документом, не можуть бути реалізовані без отримання ліцензії на прототип, що охороняється іншим патентом. У свою чергу власник останнього заінтересований у набутті права використання більш досконалих рішень. Тому в цій ситуації обмін ліцензіями є найбільш доцільним способом реалізації прав.

Зворотною називається ліцензія, яка надає ліцензіару право на використання результату творчої діяльності, розробленого ліцензіатом на підставі отриманих від ліцензіара знань в результаті поліпшення і вдосконалення предмета основної ліцензії.

Відкрита ліцензія (так звана ліцензія по праву) має місце у випадку, якщо патентовласник згоден надати право на використання об'єкта інтелектуальної власності будь-якій фізичній або юридичній особі за умови виплати винагороди.

Згідно з чинним законодавством власник охоронного документа може подати до Державного департаменту інтелектуальної власності для офіційного опублікування заяву про надання будь-якій особі права на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи сорту рослин. У цьому випадку мито за підтримання чинності патенту знижується на 50 %, починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви. Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з патентовласником договір про платежі. За своєю суттю така ліцензія може носити лише невиключний характер Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. Видання третє перероблене та доповнене - Х.: ТОВ „Одіссей”, 2007. - С. 627..

Законодавство України надає патентовласнику право на відкликання відкритої ліцензії, якщо ні від кого не надійшло пропозицій стосовно використання об'єкта. У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту сплачується у повному розмірі, починаючи з року, наступного за роком публікації такого клопотання.

Залежно від підстав видачі дозволу (договір чи адміністративний акт компетентного державного органу) розрізняють добровільні і примусові ліцензії Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 2. - С. 420..

При наданні добровільної ліцензії дотримується принцип свободи договору. Це виявляється у тому, що сторони вільні у виборі контрагента і визначенні умов дозволу (обсягу прав, що надаються, території і терміну дії ліцензії, розміру і порядку сплати винагороди тощо).

Примусова ліцензія - це дозвіл, що видається без згоди патентовласника компетентним державним органом (судом, господарським судом або Кабінетом Міністрів України) заінтересованій особі на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. Ці ж органи визначають у своєму рішенні обсяг такого застосування, термін дії дозволу, розмір і порядок виплати винагороди власнику патенту.

Слід мати на увазі, що наведені класифікації носять умовний характер і їх перелік не є вичерпним. З одного боку, це пояснюється тим, що на практиці ці види ліцензій можуть виступати як у чистому вигляді, так і у поєднанні. З іншого боку, аналіз ліцензій за кожною з підстав розподілу, хоча і виявить їх особливі риси, однак дасть односторонню, неповну характеристику. Тому для цілісної картини доцільно кожну конкретну ліцензію розглядати водночас з точки зору різних класифікацій.

З усіх видів договорів чи не найбільше запитань викликає ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Адже у переліку ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності і ліцензійний договір займають самостійні позиції. Постає питання: наскільки виправданою є такий підхід законодавця?

Дійсно, видача ліцензії може бути оформлена як самостійний документ чи шляхом укладення ліцензійного договору. Однак сама по собі ліцензія є одностороннім правочином і не може розглядатися як вид договору. Аналогічне розмежування можна провести на прикладі довіреності як одностороннього правочину і договору доручення Чурпіта Г.В. Майнові права автора твору образотворчого мистецтва // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. - № 1. - С. 125..

Оскільки ліцензія є одностороннім правочином, то недоречно включати її поряд з ліцензійним договором як різновид договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Доцільніше було б ліцензії і ліцензійний договір регулювати спільно.

У частині 1 ст. 1108 ЦК України передбачено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності). З даного визначення випливає розуміння ліцензії як письмового повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності в певній обмеженій сфері.

Доволі близьке, але не тотожне наведеному вище трактування сутності ліцензії закріплене у статтях 426 та 1109 ЦК України, де її визначено як дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

З понять «повноваження» і «дозвіл» більш точним та адекватним сутності розглядуваного явища є друге, а поняття «повноваження» більшою мірою стосується представництва і послідовно вживається у главі 17 ЦК України. Суть же ліцензії - у видачі дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Це, між іншим, узгоджується із загальними положеннями про право інтелектуальної власності, визначеними у книзі 4 ЦК України: до майнових прав інтелектуальної власності віднесено виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ст. 424 ЦК України).

У контексті положень глави 75 ЦК України виникає проблема щодо співвідношення ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності і ліцензійного договору.

ЦК України допускає можливість видачі ліцензії без укладення ліцензійного договору: у ст. 1107 ліцензію і ліцензійний договір визначено як самостійні види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. При цьому ч. 2 ст. 1108 ЦК України передбачено, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. Така ж позиція простежується й у нормах книги 4 ЦК України. Зокрема, у ч. 4 ст. 426 визначено, що умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з дотриманням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Проте спеціальні закони закріплюють інший підхід. Так, ст. 32 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (в редакції Закону від 11.07.2001 р.) передбачає, що автору та іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі авторського договору. Відповідно до ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом. Аналогічні норми містяться і в інших законах (ст. 20 Закону України „Про охорону прав на промислові зразки” від 15.12.1993 р., ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 р., ст. 40 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 21, ст.218. (в редакції Закону від 17.01.2002 р.), ст. 16 Закону України „Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” Закон України „Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 8, ст. 28 від 05.11.1997 р.).

Таким чином, спеціальні закони, на відміну від ЦК України, виходять із того, що видача ліцензії завжди відбувається на підставі ліцензійного договору. Мабуть, саме такий підхід є більш обґрунтованим і правильним. Важко уявити варіант видачі суб'єктом, якому належать майнові права інтелектуальної власності, ліцензії на використання об'єкта без укладення договору. Саме ліцензійний договір у даному випадку є підставою надання дозволу (видачі ліцензії) і, водночас, засобом визначення умов видачі такої ліцензії.

До того ж ліцензію як таку важко розглядати як договір. Видачу ліцензії більшою мірою розуміють як односторонню дію, тоді як договором є дво- або багатосторонній правочин (ст. 202 ЦК України). Тому віднесення ліцензії до договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності у ст. 1107 ЦК України є помилковим, на що вже зверталась увага в літературі Крижна В. Види договорів у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальний капітал. -2004. - № 4. - С. 37. ; Нестеренко О., Солощук М. Деякі аспекти передачі прав на об'єкти права інтелектуальної власності в умовах дії нового Цивільного кодексу // Право України. - 2004. - № 3. - С. 69. .

Ліцензійний договір - це договір, за яким одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства (ч. 1 ст. 1109 ЦК України).

При цьому необхідно враховувати як положення ЦК України, так і спеціального закону, який регламентує відносини, що виникають з приводу саме того об'єкта, стосовно якого укладається договір. Це цілком закономірно, оскільки ЦК України дає загальні положення стосовно всіх об'єктів інтелектуальної власності, а особливості зазначаються у спеціальних нормативних актах.

Правова характеристика договору: реальний, двосторонній, оплатний чи безоплатний.

У випадку укладення ліцензійного договору відбувається добровільне звуження прав володільця виключних майнових прав інтелектуальної власності, оскільки розширюється коло осіб, які можуть використовувати належний йому результат творчої діяльності. Тобто, укладаючи ліцензійний договір, правовласник ніби знімає з контрагента встановлену законодавством заборону на використання зазначеного об'єкта інтелектуальної власності Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 2. - С. 421..

Предметом ліцензійного договору є ліцензія (дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності), а об'єктом - винахід, корисна модель, промисловий зразок, торговельна марка, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин, твір науки, літератури чи мистецтва.

Таким чином, договір на використання запатентованих об'єктів інтелектуальної власності чи об'єктів авторського права за своєю природою є ліцензійним договором.

Ліцензійний договір укладається між двома сторонами: ліцензіар і ліцензіат.

Ліцензіар - це особа, якій належать виключні майнові права інтелектуальної власності (особа, яка має майнові авторські права, чи власник охоронного документа на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин).

Ліцензіат - це особа, якій надано дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію).

При визначенні змісту договору сторони керуються принципом свободи договору. Однак умови ліцензійного договору, які суперечать положенням чинного законодавства України, є нікчемними (ч. 9 ст. 1109, ч. 2ст. 1111 ЦК України).

Так, якщо у договорі не зазначено вид ліцензії, то вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія (ч. 4 ст. 1109 ЦК України). До того ж права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

Що стосується сфери використання об'єкта права інтелектуальної власності, то у разі відсутності в договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України (ч. 7 ст. 1109 ЦК України).

Законодавство передбачає, що ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен закінчуватися не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності. У разі відсутності у договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово іншу сторону про відмову від договору, останній вважається продовженим на невизначений строк. У цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до його розірвання, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін (чч. 1, 3 ст. 1110 ЦК України).

Положення ЦК України закріплюють, що ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору в разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності (ч. 2 ст. 1110 ЦК України).

Умовами ліцензійного договору може бути надано право ліцензіату укладати субліцензійний договір. За цим договором ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором (ч. 2 ст. 1109 ЦК України).

Винагорода за наданий дозвіл може бути встановлена у вигляді фіксованої грошової суми (паушальний платіж), періодичних платежів (роялті) чи їх поєднання (комбінованих платежів) Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 2. - С. 423..

Для полегшення узгодження умов договору законодавством України передбачається можливість затвердження уповноваженими відомствами або творчими спілками типового ліцензійного договору. Зокрема, ліцензійний договір може містити умови, не передбачені типовим ліцензійним договором. Умови ліцензійного договору, укладеного з творцем об'єкта права інтелектуальної власності, що погіршують його становище порівняно з становищем, передбаченим законом або типовим договором, є нікчемними і замінюються умовами, встановленими типовим договором або законо (ст. 1111 ЦК України).

2.2 Укладення та припинення ліцензійного договору

Ліцензійний договір вважається укладеним, якщо сторони дійшли згоди щодо всіх істотних умов (тобто тих умов, які закон визнає істотними або які необхідні для даного виду договору). Але дійсним ліцензійний договір стає від дати публікації відомостей про видачу ліцензії в інформаційному бюлетені «Промислова власність» та внесення їх до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Дотримання письмової форми договору є необхідною умовою його дійсності.

З урахуванням природи ліцензійного договору, законодавство передбачає, що у ліцензійному договорі визначаються: вид ліцензії; сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо); розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання об'єкта права інтелектуальної власності; якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору (чч. 3, 8 ст. 1109 ЦК України).

Коли ліцензійний договір укладається стосовно торговельної марки, то він повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови (п. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 7, ст. 36.). Ця норма спрямована на захист прав споживача, для якого торговельна марка слугує насамперед гарантією певної якості товару.

Однак навіть у випадку відсутності певних із зазначених в ч. З ст. 1109 ЦК України умов договір вважається укладеним.

Одночасно неоднозначними при тлумаченні видаються положення чч. 1 і 2 ст. 1114 ЦК України. Зокрема, у ч. 1 вказаної статті передбачено, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 цього Кодексу, не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Проте ч. 2 даної статті вимагає реєстрацію факту передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти, права на які виникають з моменту реєстрації.

Постає закономірне питання: що розуміє законодавець у ст. 1114 ЦК України під поняттям «факт передання»? Так, виглядає нелогічною структура статті, норми котрої вказують, що договір (тобто юридичний факт, з якого виникають цивільні правовідносини) державній реєстрації не підлягає, проте реєстрації підлягає «факт передання» прав за цим договором. Тобто, можливо, слід розуміти дані норми таким чином, що лише договори (юридичні факти) про переданий виключних майнових прав інтелектуальної власності підлягають реєстрації, а стосовно решти правочинів це правило не діє. Разом з тим, договори про передання виключних майнових прав, визначені ст. 1113 ЦК України, не підлягають обов'язковій реєстрації у силу ч. 1 ст. 1114 ЦК України, що остаточно руйнує будь-яку логіку в юридичній техніці аналізованих статей. Отже, питання залишається відкритим і однозначно відповісти на нього може або сам законодавець, або суб'єкт офіційного тлумачення законодавства -- Конституційний Суд України.

Доцільно було б переглянути розміщення поза Главою про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності нормативних положень, що регулюють договір комерційної концесії, оскільки останній також є формою, хоча й дещо ускладненою, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, елементом якого є ліцензія на торговельну марку.

З вказаних підстав доцільно Главу 75 ЦК України поділити на два параграфи, у яких чітко провести відокремлення договорів, що опосередковують передачу всього комплексу виключних майнових прав інтелектуальної власності, включаючи права розпорядження, від договорів, які надають право на тимчасове використання об'єктів виключних прав, долучивши до останнього параграфу також положення про комерційну концесію.

Процес інтеграції України до Європейського Союзу і вступ до Світової організації торгівлі передбачають комплексне реформування національного законодавства у сфері комерційної діяльності та конкуренції. Вказане означає, що вдосконалення окремо взятих інститутів цивільного права (наприклад, інституту промислової власності) не матиме бажаного результату, оскільки відповідні положення законодавства повинні розглядатись також у розрізі конкурентного права Іваницька Н. Вдосконалення законодавства, що регулює відносини за ліцензійним договором на використання торгівельної марки. // Право України. - 2008. - № 9. - С. 110. .

Вказане є особливо актуальним у контексті ліцензійних договорів на використання торговельної марки, адже суб'єкт виключних прав на торговельну марку за рахунок повноважень, котрі надає йому свідоцтво, може регулювати кількісно, якісно і територіально обіг маркованих товарів і не тільки тих, що належать йому на праві власності, а й тих, власником яких є ліцензіат. З цього приводу доречною є думка В. Базилевича, який вказував: забезпечуючи штучну диференціацію товарів і послуг, засоби їх індивідуалізації уможливлюють зростання монопольної влади окремих товаровиробників, що сприяє збільшенню їх доходів Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: Підруч. -- К., 2006. -- С. 175. .

Важливо звернути увагу, що конкурентному праву Європейського Союзу притаманний принцип визнання дій, які можуть призвести до обмеження чи викривлення конкуренції у межах Співтовариства, несумісних з правилами спільного ринку (статті 81 (1), 82 (1) та 87 (2) Договору про заснування Європейського Співтовариства від 25.03.1957 р.) і, відтак, їх заборони. Зазначені положення доцільно визнати кращою комерційною практикою і вважати звичаями ділового обороту, тобто джерелом національного права. Викладений підхід обґрунтований у тому числі й тим, що у такому разі відбуватиметься поступове наближення національного законодавства до європейських правових стандартів. Приклади зазначеного вже мають місце в сучасному українському нормотворенні.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 81 Договору про заснування Європейського Співтовариства недобросовісними слід вважати умови договорів, які (а) прямо чи опосередковано встановлюють ціни на купівлю або продаж, чи будь-які інші торговельні умови; (b) обмежують чи контролюють виробництво, ринки, технічний розвиток або інвестиції; (с) розподіляють ринки чи джерела постачання; (d) застосовують неоднакові умови в еквівалентних правочинах з іншими торговельними сторонами, створюючи цим невигідні для них умови конкуренції; (e) обумовлюють укладання договорів прийняттям додаткових зобов'язань інших сторін, які, за своєю суттю чи згідно з торговельними звичаями, не пов'язані з предметом даних договорів.

Викладені вище умови відображені в національному законодавстві, а саме у ч. 2 ст. 6 Закону «Про захист економічної конкуренції» Закон України «Про захист економічної конкуренції» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 12, ст.64 (далі -- Закон № 2210-14), яка визначає антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання.

Фактично торговельна марка, як комерціалізований об'єкт інтелектуальної власності, є об'єктом узгоджених дій суб'єктів господарювання, оскільки використовується вже принаймні двома господарюючими суб'єктами як засіб проти змішування з конкурентами. Так, відповідно до ст. 9 вказаного Закону № 2210-14 узгоджені дії стосовно прав інтелектуальної власності у контексті ліцензійних договорів не підпадають під кваліфікацію антиконкурентних узгоджених дій, котрі забороняються законом у тій частині, у якій вони обмежують у здійсненні господарської діяльності сторону угоди, котрій передається право, якщо ці обмеження не виходять за межі законних прав суб'єкта права інтелектуальної власності. З аналізу ч. 2 зазначеної статті випливає, що не виходять за межі прав, зазначених у ч. 1 цієї статті, обмеження стосовно обсягу прав, які передаються, строку та території дії дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також виду діяльності, сфери використання, мінімального обсягу виробництва Іваницька Н. Вдосконалення законодавства, що регулює відносини за ліцензійним договором на використання торговельної марки. // Право України. - 2008. - № 9. - С. 111.

Питання про обсяги виробництва потребують додаткового законодавчого регулювання, актуальність якого чітко виявляється у контексті ліцензійного договору на використання торговельної марки. У свою чергу слід звернути увагу на те, що обмеження стосовно обсягу прав (виду ліцензії), строку, території, виду діяльності, сфери використання виступають звичайними умовами для таких договорів, виходячи зі змісту ч. З ст. 1109 ЦК України.

Так, встановлення мінімального обсягу виробництва товарів, маркованих об'єктом ліцензійного договору, випливає з припису абз. З ч. 4 ст. 18 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» про те, що використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва. Звідси, умова про мінімальний обсяг маркованої продукції (який буде достатнім для визнання факту такого використання) є справедливою, оскільки випливає з правового статусу ліцензіара.

При цьому, вбачається неправильним при тлумаченні ч. 2 ст. 9 Закону № 2210-Ш робити висновок від протилежного щодо неможливості встановлення максимального обсягу товарів, які маркуються торговельною маркою.

Іншими словами, ліцензійний договір на використання торговельної марки може також містити умову про максимальний обсяг маркованих товарів. Допустимість такого висновку непрямо випливає з невиключності переліку, наведеного у ч. З ст. 1109 ЦК України, щодо сфери використання об'єкта інтелектуальної власності, а також зі змісту ч. 8 вказаної статті, положення якої має застосовуватись за аналогією до ліцензійного договору на використання торговельної марки. Згідно з цитованою нормою, якщо у ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору.

Дію ліцензійного договору може бути припинено за взаємною згодою сторін або за рішенням суду. Сторони, які мають намір достроково припинити дію ліцензійного договору, укладають угоду про дострокове припинення ліцензійного договору і на підставі цього подають до Держдепартаменту підписану ними заяву про внесення змін до реєстру ліцензійних договорів у зв'язку з достроковим припиненням дії ліцензійного договору. Розгляд документів та внесення змін відбувається протягом двох місяців від дати надходження заяви Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 2. - С. 425. .

Договір може бути визнано недійним на підставі рішення суду, ініціатором якого можуть виступити ті самі суб'єкти, що в інших видах договорів (сторони договору, державні органи).

Відомості про внесення змін до ліцензійного договору, визнання його недійсним або дострокове припинення його дії підлягають обов'язковій реєстрації в бюлетені „Промислова власність”.

Із метою захистити майнові права та інтереси інтелектуальної власності різних об'єктів договорів у сфері інтелектуальної власності уповноважені відомства або творчі спілки можуть затверджувати типові форми ліцензійних договорів.

2.3 Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності - це договір, за яким одна сторона (творець -- письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк (ч. 1 ст. 1112 ЦК України).

Правова характеристика договору: консенсуальний, двосторонній, оплатний чи безоплатний.

Положення ст. 1112 ЦК України визначають коло суб'єктів, способи та умови які виникають при укладенні договору про створення на замовлення і використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Визначення авторського договору замовлення наведено у ч. 6 ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права». За авторським договором замовлення автор зобов'язується створити у майбутньому твір відповідно до умов цього договору і передати його замовникові. Договором може передбачатися виплата замовником авторові авансу як частини авторської винагороди. Крім цього, в ч. 2 ст. 33 Закону зазначено, що авторська винагорода визначається у договорі у вигляді відсотків від доходу, отриманого від використання твору, або у вигляді фіксованої суми чи в інший спосіб. При цьому ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав» від 18 січня 2003 р. № 72 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав» від 18 січня 2003 р. № 72 - Законодавство „ЛІГА”. .

Договір про створення на замовлення і використання твору належить до змішаних договорів, адже в ньому містяться елементи двох типів договорів: договору підряду (статті 837, 854 ЦК України) і ліцензійного договору (статті 1109--1111 ЦК України). На підставі цього договору бажано окремо виплачувати два види авторської винагороди: за створення твору і за його використання. Тариф авторської винагороди за створення твору може встановлюватись, наприклад, із розрахунку вартості однієї сторінки певного формату або виходячи в вартості певної кількості друкованих знаків у творі, або залежно від кількості реалізованих примірників твору.

Виплата (окремо) двох видів винагороди пов'язана з тим, що з авторської винагороди за використання твору не нараховуються та не утримуються страхові внески до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування (у зв'язку з відсутністю фактично виконаної роботи). На відміну від винагороди за створення твору, при виплаті якої не передбачено звільнення від сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України

Визначення ціни договору досить складний процес. Постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 року № 1185 затверджено Національний стандарт № 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності" Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 року № 1185 Національний стандарт № 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності" - Законодаство „ЛІГА”. .

Національний стандарт N 4 (далі -- Стандарт) є обов'язковим для застосування суб'єктами оціночної діяльності під час проведення оцінки майнових прав інтелектуальної власності, а також особами, які здійснюють відповідно до законодавства рецензування звітів про оцінку. Стандарт може застосовуватись для визначення розміру збитків, завданих у зв'язку з неправомірним використанням об'єктів права інтелектуальної власності (п. 1) .

Для проведення оцінки майнових прав інтелектуальної власності застосовуються такі методичні підходи: дохідний, порівняльний, витратний (п. 8).

Оскільки йдеться про створення об'єкта інтелектуальної власності, то творець за загальним правилом зобов'язаний виконати замовлення особисто.

Цей договір не зовсім вписується в систему розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, оскільки спочатку необхідно створити результат творчої діяльності. У зв'язку з цим інколи постає питання, чи не буде це розпорядженням майновими правами на ще не створений об'єкт інтелектуальної власності Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 2. - С. 425..

Так у справі № 2- 136/07, яка розглядалася Кіровським районним судом м. Кіровограду за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2 до Обласного комунального виробничого підприємства „Дніпро-Кіровоград" про порушення прав власників патенту, стягнення винагороди та моральної шкоди, позивачі звернулися до суду з позовом, в якому зазначили, що 30 січня 2002 року комісією відповідача здійснено випробування нового Українського хлоратора ХТ-2 авторів та власників патенту на винахід-позивачів. Результати випробування показали високі якості і технічні можливості нового винаходу. 30.01.2002 року вказаний апарат для хлорування води було впроваджено на Дніпровській водопровідній станції в технологію очистки води. За довідкою начальника відповідача річний економічний ефект від впровадження Українського хлоратора ХТ-2 складає 120354,8 грн., а термін окупності визначено в 1 місяць. Після отриманого відгуку відповідач отримав підставу для укладання ліцензійного договору з власником патенту, але до цього часу від укладання ліцензійного договору ухиляється, протиправно використовуючи належну їм інтелектуальну власність без їхньої згоди. Виходячи з щорічного економічного ефекту в розмірі 120354,8 грн. за період з 30.01.2002 року по 30.01.2006 року їм завдано шкоди в розмірі 481419,2 грн., які просили стягнути з відповідача на свою користь. Порушенням їх прав та законних інтересів завдано моральної шкоди, яка полягає у порушенні права інтелектуальної власності, порушенні нормальних життєвих зв'язків через тяжкий матеріальний стан, неможливість продовження активного творчого громадського життя, порушення стосунків з оточуючими людьми, різким погіршенням Стану здоров» я. Просили суд стягнути з відповідача 100000 моральної шкоди. Крім того, просили суд зобов'язати відповідача укласти з ними ліцензійний договір на п'ятий рік використання Українського хлоратора ХТ-2 до закінчення строку чинності патенту. Під час знаходження справи в провадженні суду позовні вимоги неодноразово змінювали. Остаточно визначившись з позовними вимогами, просили суд зобов`язати відповідача виплатити на їхню користь матеріальну шкоду в розмірі 584081 гри. за період використання Українського хлоратора ХТ-2 -4 роки 10 місяців 7 днів та моральну шкоду в розмірі 100000 грн.

Представник відповідача позов не визнав і пояснив суду, що між ОКВП „Дніпро-Кіровоград" та Кіровоградським державним технічним університетом ІНФОРМАЦІЯ_1року укладено Договір НОМЕР_1.102 про створення науково-технічної продукції, за яким проводились роботи по удосконаленню, проведенню випробувань, впровадженню з документальним оформленням можливості експлуатації Українського хлоратора ХТ-2 конструкції ОСОБА_1. на Дніпровській водопровідній станції. Договір на впровадження в технологічний процес вказаного пристрою не укладався. Договір НОМЕР_1.102 повинен був виконуватись поетапно. Умовами Договору НОМЕР_1.102 було передбачено виконання семи етапів робіт із чітко визначеними строками для виконання. При виконанні кожного етапу робіт складається проміжний акт здачі-приймання етапу. Приймання та оцінка наукової продукції здійснювалась відповідно до Технічного завдання на виконання науково-дослідних робіт від ІНФОРМАЦІЯ_1 року. Остаточний термін здачі робіт закінчувався 31.12.2003 року. В результаті виконання Договору було виконано лише 2 етапи та складено 2 проміжних акти здачі-приймання етапів від 02.05.2002 року та від 02.07.2002 року. По першому етапу проведено збір вихідних даних, виготовлено експериментальний зразок та проведено контроль за монтажем експериментального зразка; по другому етапу проведено випробування експериментального зразка на режимах на оброблено вихідні дані. Впровадження в технологічний процес Українського хлоратора ХТ-„ було передбачено шостим етапом робіт, який так і не було виконано. Для введення Українського хлоратора ХТ-2 у технологічний процес необхідне проектне рішення, яке б повністю відповідало вимогам правил ПБХ-93 та пройшло відповідну експертизу. Позивачі жодного разу не звертались з вимогою про повернення належного їм хлоратора, проти чого підприємство не заперечує.

Судом встановлено, що позивачі є власниками патенту на винахід-Український хлоратор ХТ-2.

1.04.2002 року між: Кіровоградським державним технічним університетом та відповідачем було укладено договір НОМЕР_1.102 (далі - Договір) про створення (передачу) науково-технічної продукції. Предметом даного Договору є удосконалення, проведення випробування, впровадження з документальним оформленням можливості експлуатації Українського хлоратора ХТ-2 конструкції ОСОБА_1. на Дніпровській водопровідній станції (п.10). Зміст і терміни виконання основних етапів визначені календарним планом. Технічним завданням на виконання науково-дослідної роботи на удосконалення, впровадження і оформлення Українського хлоратора ХТ-2 визначено 6 етапів НДР. П. 7 визначено, що після виконання етапів робіт виконавець представляє замовнику акт про виконання етапу і рахунок на оплату етапу, який повинен бути розглянутий замовником в 10-денний строк.

Сторонами не оспорюється, що на виконання даного Договору виконавцем (КДТУ) виконано лише 2 етапи робіт, зокрема-збір вихідних даних, виготовлення експериментального зразка, контроль за монтажем експериментального зразка; випробування експериментального зразка на режимах, обробка отриманих даних.

Подальше виконання умов Договору було припинено.

Відповідно до абз.З ч.2 ст.31 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого винаходу корисної моделі з науковою метою або в порядку експерименту.

На думку суду, Український хлоратор ХТ-2 на Дніпровській водопровідній станції використовуються на підставі Договору НОМЕР_1.102 саме з науковою метою та в порядку експерименту, у зв'язку з чим таке використання не є порушенням прав позивачів, що випливають з патенту.

На даний час Український хлоратор ХТ-2 не впроваджено у технологічній процес по хлоруванню води.

Враховуючи викладене в задоволенні позовних вимог про стягнення 584081 грн. за період використання Українського хлоратора ХТ-2 - 4 роки 10 місяців 7 днів слід відмовити.

У зв'язку з тим, що судом не встановлено будь-яких порушень прав позивачів, у стягненні 1000000 грн. моральної шкоди суд відмовляє http://www.reyestr.court.gov.ua/.

Таким чином, важливо проводити розмежування між розпорядженням уже наявними суб'єктивними правами і встановленням механізму розподілу прав на створені в майбутньому об'єкти. У договорі про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності не йдеться про відчуження майнових прав. Тому сам по собі факт укладення такого договору зовсім не свідчить про виникнення майнових прав у замовника чи творця у момент його укладення. Сторони лише узгоджують механізм розподілу прав на об'єкти, що будуть створені при виконанні договору Цивільний кодекс України. Постатейний коментар у двох частинах. Частина 1. / Керівники авторського колективу та відповідальні редактори проф. А.С. Довгерт, проф. Н.С. Кузнєцова. - К.: Юстиніан, 2005. - С. 271..

Аналогічний приклад можна навести з галузі сімейного права. Так, за загальним правилом, майно, нажите подружжям під час шлюбу, є їх спільною сумісною власністю. Однак особи, що вступають у шлюб, можуть укласти шлюбний договір, у якому передбачити інший механізм розподілу прав на нажите в майбутньому майно. У цьому випадку при розділі майна буде застосовуватися не норма Сімейного кодексу України, а погоджений особами, що вступають у шлюб, порядок розподілу прав. І таких аналогів можна наводити багато Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 2. - С. 425..

Таким чином, положення актів цивільного законодавство в силу їх диспозитивності надають право сторонам самостійно встановлювати правила, за якими у наступному будуть розподілені майнові права на новостворені об'єкти. Однак, якщо сторони договору не скористалися цим правом, то застосовується загальне правило: майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором (ч. 2 ст. 430 ЦК України). Винятком з цього положення є розподіл прав на твір образотворчого мистецтва. У цьому випадку оригінал твору, створеного за замовленням, переходить у власність замовника, а майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором (ч. 3 ст. 1112 ЦК України). Такий підхід обумовлено тим, що стосовно твору образотворчого мистецтва сам нематеріальний об'єкт інтелектуальної власності нерозривно пов'язаний з матеріальним носієм.

Проаналізувавши загальне правило, можна зробити однозначний висновок: сторонам доцільно в договорі обумовлювати механізм розподілу прав на створений за замовленням об'єкт інтелектуальної власності. Адже більш доречним є чітке розмежування прав кількох осіб на один об'єкт.

До того ж законодавчо передбачено, що договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності повинен визначати способи та умови використання цього об'єкта замовником (ч. 2 ст. 1112 ЦК України).

Умови договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, що обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів, є нікчемними (ч. 4 ст. 1112 ЦК України).

2.4 Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності

Стаття 1113 ЦК України присвячена договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, адже саме укладення такого договору є основною правовою формою передання виключних майнових прав на ОПІВ.

У ній передбачено, що за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, яка має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах (ч. 1 ст. 1113 ЦК України). З цього випливає, що сторонами зазначеного договору є власник виключних майнових прав на ОПІВ та його правонаступник.

Правова характеристика договору: реальний, двосторонній, оплатний чи безоплатний.

Оскільки ЦК України обумовлено, що передача прав здійснюється відповідно до закону, можна зробити такий висновок: правонаступником власника виключних майнових прав на ОПІВ (далі - правонаступник) може бути будь-яка фізична або юридична особа. Зважаючи на те, що відповідно до законів «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р., «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 р. «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 р. особою є фізична або юридична особа, правонаступником не можуть бути філії та представництва, які відповідно до ч. З ст. 94 ЦК України не є юридичними особами.

Змістом договору про передання виключних майнових прав на ОПІВ є умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Однак сама природа охоронюваного права, зумовлює деяку специфіку умов договору. Як зазначалося, власнику патенту (свідоцтва) належать виключні майнові права, отже, видача охоронного документа (зокрема патенту на винахід, промисловий зразок, корисну модель) є необхідною умовою існування прав, тобто зазначений договір може бути укладено лише з дати, наступної за датою їх державної реєстрації Крижна В. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. // Право України. - № 9. - 2004. - С. 70. .

Необхідно зазначити, що при переданні виключних майнових прав на ОПІВ власник охоронного документа не може залишити за собою будь-якого права на використання ОПІВ, встановити будь-які часові або територіальні обмеження прав, що переходять до правонаступника. Комплекс прав на охоронюваний об'єкт завжди єдиний, усі права можуть передаватися тільки в цілому, що буде підтверджено і передачею патенту Економіка інтелектуальної власності: використання і передача прав на об'єкти інтелектуальної власності. - К., 2004. - 168 с..

Власник може передати виключні майнові права на ОПІВ тільки у тому обсязі, в якому вони належать йому на момент укладення договору. Це означає, зокрема, що права переходять до правонаступника лише на термін дії охоронного документа, що залишився.

Чинним ЦК України передбачено, що укладення договору про передання виключних майнових прав на ОПІВ не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше (ч. 2 ст. 1113 ЦК України), але якщо передання виключних майнових прав на ОПІВ здійснюється за наявністю діючих ліцензійних договорів, бажано, щоб власник виключних майнових прав проінформував правонаступника про укладені ліцензійні договори.

Принципові особливості мають договори про передання виключних майнових прав на ОПІВ, які належать кільком особам. Відповідно до ст. 428 ЦК України право інтелектуальної власності, що належить кільком особам спільно, може здійснюватися за договором між ними. За відсутності такого договору право інтелектуальної власності, що належить кільком особам, здійснюється спільно.

З викладеного зрозуміло, що жоден із співвласників не має права без згоди інших власників виключних майнових прав давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання ОПІВ іншій особі та передавати виключні майнові права на ОПІВ.

У випадку, коли власник бажає, щоб одна або декілька осіб стали співвласниками виключних майнових прав на ОПІВ, йому необхідно укласти з майбутнім співвласником (співвласниками) договір про передання виключних майнових прав на ОПІВ у співвласність.

Якщо один або декілька (але не всі) співвласників виключних майнових прав бажають передати свої виключні майнові права на ОПІВ будь-якій іншій особі (особам), договір про передання виключних майнових прав на ОПІВ укладається між особами, які бажають передати виключні майнові права на ОПІВ, та особами, яким передаються виключні майнові права у співвласність (правонаступникам). У договорі необхідно чітко визначити, хто конкретно із співвласників передає свої права, кому вони передаються та хто буде володільцем охоронного документа в результаті такої передачі. У цьому випадку необхідна згода тих власників, які залишаються володіти охоронним документом Крижна В.М. Майнові права інтелектуальної власності як предмет цивільно-правових договорів. // Вісник господарського судочинства. - № 5. - 2008. - С. 119..

Змістом договору про передання виключних майнових прав на ОПІВ є істотні та факультативні умови. Істотною умовою такого договору є обов'язок власника виключних майнових прав на ОПІВ передати належні йому виключні майнові права, а правонаступника - прийняти зазначені права та сплатити обумовлену договором винагороду (у разі якщо договір відплатний).

Факультативними умовами, які визначаються в договорі на розсуд сторін, можуть бути умови щодо:

· визначення сторони договору, на яку покладається обов'язок вчинити необхідні дії щодо подання документів до Державного департаменту інтелектуальної власності для публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесення до відповідних державних реєстрів відомостей про передання виключних майнових прав на ОПІВ;

· конфіденційності;

· порядку розрахунків та нарахування пені у разі прострочення сплати необхідних платежів;

· порядку передання технічної документації (креслення тощо);

· відповідальності за невиконання умов договору;

· порядку вирішення спорів.

Договір вважається дійсним, якщо він складений у письмовій формі та підписаний сторонами договору.

Законодавством встановлено, що у договорі повинні бути зазначені: сторони договору (повне офіційне найменування та місцезнаходження - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання - для фізичної особи); номер патенту/свідоцтва; назва винаходу (корисної моделі, промислового зразка); предмет договору Цивільний кодекс України. Постатейний коментар у двох частинах. Частина 1. / Керівники авторського колективу та відповідальні редактори проф. А.С. Довгерт, проф. Н.С. Кузнєцова. - К.: Юстиніан, 2005. - С. 273.. Договір підписується його сторонами. Підпис особи, яка підписує договір від імені юридичної особи, складається з повного найменування її посади, особистого підпису, ініціалів, прізвища. Також договір повинен містити дату та місце його укладення. Оскільки відповідно до абзацу другого ч. 2 ст. 207 ЦК України правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, бажано, щоб у договорі було зазначено, якими саме документами зазначених осіб уповноважено на підписання договору від імені юридичної особи.

Аналіз правового регулювання передання виключних майнових прав на ОПІВ був би неповним без розгляду процедури державної реєстрації факту передання виключних майнових прав. Частиною 1 ст. 1114 ЦК України встановлено, що договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності не підлягають обов'язковій державній реєстрації. У той самий час відповідно до ч. 2 ст. 1114 ЦК України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності підлягає державній реєстрації для тих ОПІВ, які є чинними після їх державної реєстрації.

Під фактом передання виключних майнових прав розуміють будь-яку не заборонену законом форму передачі виключних майнових прав, серед яких передання виключних майнових прав на ОПІВ: за договором про передання виключних майнових прав; за договором дарування; за засновницьким договором (як вклад до статутного капіталу юридичної особи); на підставі заповіту тощо Цивільний кодекс України. Постатейний коментар у двох частинах. Частина 1. / Керівники авторського колективу та відповідальні редактори проф. А.С. Довгерт, проф. Н.С. Кузнєцова. - К.: Юстиніан, 2005. - С. 273-274..

Зазначені положення ЦК України викликають декілька запитань:

· по-перше, чи не суперечать одне одному положення ЦК України, відповідно до яких договори щодо розпоряджання майновими правами на ОПІВ не підлягають обов'язковій державній реєстрації, а факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності підлягає такій реєстрації?

· по-друге, з якого моменту власник виключних майнових прав на ОПІВ поступається належними йому виключними правами, а правонаступник їх набуває, - з дати підписання договору про передання виключних майнових прав (відповідно до ч. З ст. 639 ЦК України договір є укладеним з моменту його підписання сторонами) чи з дати державної реєстрації факту передання виключних майнових прав?

Відповіді на ці запитання слід шукати у площині природи виключних майнових прав на ОПІВ. Існує думка про те, що категорія виключних майнових прав - це цілком самостійна правова категорія, яка суттєво відрізняється від права власності. Вважаємо, що саме тому ЦК України введено правову конструкцію «факт передання виключних майнових прав», що за своєю природою є правочином (адже відповідно до ч. 1 ст. 202 ЦК України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків). Разом із тим природа та специфіка ОПІВ вимагає спеціально регламентованої законом системи правової охорони та процедури реєстрації цього факту. Зокрема, для такої реєстрації необхідна державна система правової охорони інтелектуальної власності, до складу якої входять центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності (Міністерство освіти і науки України), а також сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери її управління, на які покладено функції, зокрема, ведення державних реєстрів прав на ОПІВ. Саме тому реєстрація факту передання виключних майнових прав на ОПІВ виділена в окрему процедуру, яка істотно відрізняється від процедури державної реєстрації правочинів, передбаченої Тимчасовим порядком державної реєстрації правочинів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 671.

З огляду на викладене, цілком обґрунтованою є позиція ЦК України, згідно з якою, договори щодо розпоряджання виключними майновими правами на ОПІВ не підлягають обов'язковій державній реєстрації, але факт передання виключних майнових прав підлягає такій реєстрації. Для цього до уповноваженого органу подається, зокрема, договір про передання виключних майнових прав як підтвердження дії осіб, спрямованої на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (у нашому випадку передання виключних майнових прав). З цього можна зробити припущення, що і виключні майнові права виникають у правонаступника лише після державної реєстрації факту передання виключних майнових прав.

2.5 Інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Глава 75 ЦК України не містить вичерпного переліку договорів, а тому як різновид у ст. 1107 зазначено: «інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності».

Видається помилковою висловлена в літературі точка зору віднести сюди як поіменовані договори -- комерційної концесії, факторингу, застави, так і ті, які раніше використовувалися на практиці -- авторський договір замовлення та авторський договір передачі прав на твір Нестеренко О., Солощук М. Деякі аспекти передачі прав на об'єкти права інтелектуальної власності в умовах дії нового Цивільного кодексу // Право України. -- 2004. -- № 3. -- С. 68..

Що стосується першої із зазначених групи, то ці договори вже законодавчо врегульовані як самостійні, а тому не можуть бути різновидом договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Оскільки в главі 75 ЦК України встановлені єдині норми для всіх об'єктів права інтелектуальної власності, то відповідно недоречно зазначати в інших Договорах авторські договори. Навіть якщо сторони на практиці скористаються такою назвою (що законодавчо не забороняється), у будь-якому випадку застосовуватимуться норми, виходячи зі змісту правовідносин. Так, щодо авторського договору замовлення будуть застосовуватися положення договору про створення за замовленням використання об'єкта права інтелектуальної власності, а до авторського договору передачі прав на твір -- залежно від суті відповідно ліцензійний договір чи договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Видається, що до інших договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності належать саме законодавчо не врегульовані правочини, зокрема, договір про передачу ноу-хау, договір про порядок розподілу прав на службові об'єкти інтелектуальної власності, договір щодо управління майновими правами автора або інших суб'єктів авторського права і суміжних прав тощо.

Договір про передачу ноу-хау - це договір, за яким правовласник передає заінтересованим особам право на використання повністю або частково конфіденційних знань, що включають відомості технічного, виробничого, адміністративного, фінансового характеру, використання яких забезпечує певні переваги особі, яка їх одержала.

Ноу-хау - повністю або частково конфіденційні знання, що включають відомості технічного, виробничого, адміністративного, фінансового характеру, використання яких забезпечує певні переваги особі, що їх одержала Право інтелектуальної власності: Підруч. для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. - С. 596.

Основна відмінність договору про передачу ноу-хау від ліцензійного договору полягає в тому, що для ліцензійного договору достатньо надати дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної власності, а за договором про передачу ноу-хау необхідно виконати активні дії - розкрити певні знання, що зберігаються в режимі секретності. Тобто розмежування проводиться за об'єктом. Ліцензійний договір укладається стосовно зареєстрованих результатів творчої діяльності (винахід, корисна модель, промисловий зразок, торговельна марка, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин) чи об'єктів авторського права, а договір про передачу ноу-хау - стосовно секретної інформації. Досить часто ці відомості при бажанні могли б бути запатентовані (наприклад, як винахід чи корисна модель), однак в кожній конкретній ситуації правовласник вирішує чи розкрити ці знання суспільству і отримати охоронний документ, чи доцільніше залишити їх в режимі секретності. Досить наглядним є приклад секрету приготування напою кока-коли. Якби ці відомості свого часу були запатентовані як винахід, то зараз вони були б суспільним надбанням і будь-яка заінтересована особа змогла б їх вільно використовувати. У той же час у випадку залишення відомостей в режимі секретності існує постійна загроза їх припинення у зв'язку з можливістю паралельного винахідництва чи розкриттям іншими особами Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 2. - С. 427..

Оскільки предметом договору про передачу ноу-хау є секретні знання, то у зв'язку з цим однією з обов'язкових його умов є дотримання конфіденційності отриманих знань.

Особливість предмета обумовлює специфіку процесу укладення договору про передачу ноу-хау, оскільки, з одного боку, заінтересована особа має розуміти, стосовно яких відомостей вона набуде прав, щоб вирішити питання, чи потрібні вони їй, а з іншого - існує ймовірність розкриття змісту ноу-хау ще на стадії переговорів. Тому в цьому випадку доречно скористатися конструкцією попереднього договору. На практиці стосовно зазначених відносин він отримав назву опціонного. У ньому передбачається, яка частина інформації буде розкрита для вирішення потенційним контрагентом питання про доцільність укладення договору про передачу ноу-хау і плата за цю частину відомостей. У випадку позитивного рішення і укладення договору про передачу ноу-хау плата за попереднім договором зараховується в рахунок платежів за основним договором.

Договір щодо управління майновими правами автора або інших суб'єктів авторського права і суміжних прав укладається між володільцем майнових авторських чи суміжних прав і організацією колективного управління. Найбільш повно на сьогодні функцію останнього виконує Державне підприємство «Українське агентство з авторських та суміжних прав» Міністерства освіти і науки України.

Організації колективного управління повинні виконувати від імені суб'єктів авторського права чи суміжних прав і на основі одержаних від них повноважень такі функції: по-перше, погоджувати з особами, які використовують об'єкти авторського права чи суміжних прав, розмір винагороди під час укладання договору; по-друге, укладати договори з заінтересованими особами про використання прав, переданих в управління; по-третє, збирати, розподіляти і виплачувати зібрану винагороду за використання об'єктів авторського права чи суміжних прав суб'єктам авторського права і суміжних прав, правами яких вони управляють; по-четверте, вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством, необхідні для захисту прав, управління якими здійснює організація, в тому числі звертатися до суду за захистом прав суб'єктів авторського права чи суміжних прав відповідно до статутних повноважень та доручення цих суб'єктів (ст. 49 Закону «Про авторське право і суміжні права») Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 2. - С. 427-428..

Договір про порядок розподілу прав на службові об'єкти інтелектуальної власності - це цивільно-правовий договір, що укладається між роботодавцем і працівником стосовно узгодження прав на створені у зв'язку з виконанням трудового договору результати творчої діяльності.

У випадку відсутності такого договору застосовується загальне правило, передбачене ч. 2 ст. 429 ЦК України: майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно.

Аналогічне правило застосовується і при розподілі права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням. Як уже зазначалось, сторонам доцільно у договорі більш детально врегулювати свої права на такі об'єкти. Пояснюється це тим, що застосування загального правила про спільні права на службовий об'єкт у майбутньому може ускладнити взаємини з приводу цього об'єкта, якщо в певний момент працівник і роботодавець не зможуть досягти загальної згоди. З погляду права ідеальною є ситуація, коли на об'єкт має права тільки один суб'єкт. Це спрощує процес реалізації прав.

Суб'єкти інтелектуальної власності вправі укладати й інші договори стосовно об'єктів інтелектуальної власності. Головне, щоб їх умови не суперечили нормативним приписам актів цивільного законодавства України.

Якщо звернутися до назви глави 75 ЦК України, то мова йде про розпоряджання, тобто визначення юридичної долі майнових прав. Причому зазначений термін у цьому випадку використовується як стосовно передачі майнових прав, так і щодо видачі дозволу на використання об'єктів права інтелектуальної власності.

Крім проаналізованих, до цієї групи віднесено також договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. За своєю суттю ці відносини близькі до договорів на виконання робіт. Оскільки у цьому випадку йдеться перш за все про створення результату творчої діяльності, то цей договір не зовсім охоплюється поняттям розпоряджання. Хоч якось обґрунтувати таку позицію можна хіба що тим, що за цим договором все ж таки може бути встановлено механізм розподілу прав на створений у майбутньому об'єкт. Ймовірно, що саме на цю обставину було зроблено акцент.

Враховуючи викладене, не є доцільною ні закріплена в ЦК України назва глави 75 «Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності», ні запропонована науковцями назва «Розпоряджання майновими правами на об'єкти права інтелектуальної власності» Нестеренко О., Солощук М. Деякі аспекти передачі прав на об'єкти права інтелектуальної власності в умовах дії нового Цивільного кодексу // Право України. -- 2004. -- № 3. -- С. 68..

Розділ 3. Відповідальність за порушення майнових прав інтелектуальної власності в Україні

Захист прав інтелектуальної власності є передбаченою законодавством діяльністю відповідних державних органів з визнання, поновлення прав, а також усунення перешкод, що заважають реалізації прав та законних інтересів суб'єктів права у сфері інтелектуальної власності. Він здійснюється у визначеному законодавством порядку, тобто із застосуванням належної форми, засобів і способів захисту.

Страницы: 1, 2, 3, 4